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精典案例---专利投资公司向EBAY索赔114亿美元
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一、当事人介绍
该案中，原告是2007年在特拉华州威尔明顿注册的有限责任公司，主要办公地址在康狄涅格州。 eBay是特拉华州注册的网络公司，主要办公地址在加州，是全球最大的电子商务公司之一。PayPal是特拉华州注册的公司，主要办公地址在加州，2002年被eBay收购。Bill Me Later是特拉华州注册的公司，主要办公地址在马里兰州，2008年被eBay并购。Shopping.com是特拉华州注册的公司，主要办公地址在加州，2005年被eBay并购。Stubhub.com是特拉华州注册的公司，主要办公地址在加州，2007年被eBay并购。
其中，eBay.com、Shopping.com、stubhub.com是对个人和企业开放的电子商务网站，在全世界提供产品和服务的网络销售服务，包括本案所在的特拉华州。PayPal是一家电子商务公司，主要负责网络支付和电子转账服务，是 eBay的全资子公司。Bill Me Later是一家电子商务公司，允许用户在线实施购买活动，并不需要用户使用信用卡；它对网络消费用户提供在线的即时信贷服务，是eBay的全资子公司。
Shopping.com在美国、英国、法国、德国、澳大利亚提供在线价格比较服务，是eBay的全资子公司。Shopping.com可把用于带到独立网站进行购买活动，并用PayPal、Bill Me Later提供在线支付服务。
Stubhub.com是一个电子商务服务网站，人们可以在这个网站上买卖体育、音乐会、电影院、娱乐活动门票，用PayPal、Bill Me Later提供在线支付服务，是eBay的全资子公司。每卖出一张票，Stubhub.com收取票款的1/4，其中卖方支付的费用要高出标价10%，卖方少收取标价的15%。
二、发明人与eBay律师团的历史交往
1998年，eBay启用其Billpoint支付系统；消费者可以用信用卡对在线交易支付费用，后来Billpoint允许消费者用电子支票从其银行账号直接付款。
George Likourezos和Michael A. Scaturro发现eBay的这个支付系统存在重大缺陷：第一，购买者把支票邮寄给卖方，同时货物邮寄给买方才实施支票结算，这使资金入账要等待数周时间；第二个缺点是：买方如果选择用信用卡或者电子支票通过eBay的Billpoint进行支付，eBay必须就每笔交易向信用卡公司和银行支付一笔服务费。
2001年1月17日，George Likourezos和Michael A. Scaturro等提交了一个专利申请（申请号09/764,618、授权公告号US7483856；名称为“电子拍卖商务交易的有效支付系统和方法”）； 2001年9月15日，George Likourezos和Michael A. Scaturro等又提交了一个专利申请（申请号09/946,616、授权公告号US7567937；名称为“电子拍卖系统的用户进行自动支付的系统和方法”）。
2001年9月6日，George Likourezos给eBay知识产权副总顾问（Associate General Counsel，Intellectual Property）Monahan写了一封信，指出eBay系统存在的重大缺陷；告诉他上述两个专利申请的主题；Likourezos说，上述专利申请中的技术可能对eBay有重大商业价值，提议会面向eBay汇报专利申请中的具体技术方案。
2001年9月24日，eBay委托Blakely Sokoloff Taylor & Zafman律师所的合伙人Andre Marais先生答复Likourezos，索取专利申请的技术方案，并同意对未公开的专利申请的技术内容予以保密（美国专利申请在授权后公开，授权之前，保密的专利申请随时可以撤回；专利申请人也可申请USPTO提前公开其未授权的专利申请）。Likourezos于是把其专利申请的具体技术方案，以及如何根据该专利申请中的技术方案修改eBay的支付系统，陆续告诉了Andre Marais先生。此后，eBay启动对PayPal的并购，以及修改支付系统的工作。
2002年7月18日，George Likourezos写信给eBay知识产权副总顾问Monahan，以及eBay副总裁兼知识产权总顾问Michael Jacobson，告诉他们4项专利申请已被公开。
不久，Likourezos听说eBay将启用DirectPay和Checkout支付系统，立即写信给Monahan，告诉他eBay的这些新系统可能落入Likourezos公开的专利保护范围。
Likourezos还写信告诉eBay知识产权副总顾问Monahan先生，按照美国法典35 U.S.C. § 154 (d)，只要专利申请公开的权利要求与最后授权的权利要求实质上相同（substantially the same），那么从专利申请人告诉“侵权人”其专利申请已公开之日起(即从通知日起算)，到专利授权之日止，专利申请享有临时保护权，可以获取专利申请的使用费。Likourezos还写信给PayPal的CEO、总裁，兼董事局主席Peter Thiel先生，通知他用于ebay系统的Winning Bidder Notification技术，落入Likourezos已公开的专利申请的权利要求。
2002年9月10日，Cooley Godward律师所合伙人Jeffrey Randall写信给Likourezos，通知他，Jeffrey Randall是eBay聘请的律师，今后不要再与eBay知识产权副总顾问Monahan先生联系，今后与专利有关的事宜直接与Jeffrey Randall联系。
Jeffrey Randall还说，他无法从USPTO获取Likourezos所说4项专利申请的文件，请他把这些专利的历史文件（file histories）全部发过去供他审核。2002年9月25日，Likourezos给Jeffrey Randall律师写信要求对方代表eBay签署保密协议，并把一份保密协议签字后寄给了Jeffrey Randall。
2002年11月11日，Cooley Godward律师所的Brian Ankenbrandt律师给Likourezos邮寄来一个文件《同意接收专利申请信息的协议》。2003年3月18日，eBay律师发来了上述协议的最终文本（打印稿上的生效日期为2002年3月___日）；发明人在2003年3月18日签署了eBay律师发来的最终文本，并把签字文本传真给了 eBay律师。
在上述协议洽谈期间，Marais正在为eBay撰写覆盖eBay-PayPal支付系统的专利申请。该专利申请包含了Messrs、Likourezos、Scaturro发明的自动支付系统。
2003年4月30日，eBay把上述《同意接收专利申请信息的协议》寄给发明人，eBay公司的签字人员为eBay高级专利顾问Emily Ward，并把签字的生效日期改为2003年4月30日（Cooley律师最终确定的文本生效日为2002年3月___日），协议禁止eBay把发明人提供的保密专利申请文件提供给eBay的工程师、雇员、顾问、代理人；同日，eBay提交了Marais负责撰写的PayPal专利申请（申请号为 10/427,553）。该专利申请包含了发明人Likourezos发给eBay公司Marais律师的保密技术资料。截至目前，Emily Ward和Andre Marais仍然是该专利申请的代理律师。
Emily Ward和Andre Marais知悉发明人Likourezos提供的保密技术资料，并将其用于eBay的专利申请，但是他们没有在为eBay申请专利的时候，告知USPTO其参考使用了Likourezos的技术。这违反了美国专利法。
从2003年5月到2007年4月，发明人按照《同意接收专利申请信息的协议》，陆续把专利答辩历史文件（prosecution history documents）发给了eBay的律师。
2003年6月2日，eBay外聘律师向USPTO提交了《补充公开信息的声明》，第二次提交了一批现有技术文件，但是仍然没有包括Likourezos发给eBay的技术和文件，没有提及Messrs、Likourezos、Scaturro公开的4个专利申请。
后来，USPTO给eBay上述10/427,553号专利申请的PCT申请发来了检索报告。检索报告把Messrs、Likourezos、Scaturro申请并公开的10/044,075号专利申请纳入了现有技术，并认为该专利申请使eBay的专利申请丧失了专利性。
于是，2005年6月13日，eBay的律师Marais先生立即向USPTO提交了第三份《补充公开信息的声明》，把上述10/044,075号专利申请纳入了现有技术范围，但是这个声明仍然没有把Messrs、Likourezos、 Scaturro申请并公开的09/764,618、09/993,818、09/946,616这三个专利申请纳入公知技术范围。
2009年，eBay委托Marais先生在其就任的新律师所继续代理eBay专利业务；该年，eBay委托Marais申请的一项专利申请把Messrs、Likourezos、Scaturro申请的7项专利中4项纳入了现有技术范围。
非常重要的一点是：USPTO先后4次引用Messrs、Likourezos、Scaturro 申请并授权的7483856号专利作为关键的现有技术，认为eBay申请的10/427,253号专利申请没有非显而易见性，或者已经被现有技术所预期（anticipated）。
而且，本案原告认为：Messrs、Likourezos、Scaturro披露给eBay的保密技术方案，先后被eBay纳入其产品和服务。例如，2007年1月24日，Likourezos写信给eBay副总裁兼知识产权总顾问Michael Jacobson，以及知识产权副总顾问Monahan先生，通知eBay，Messrs、Likourezos、Scaturro申请并公开了一项美国专利技术（11/510,088），指出发明人享有临时保护权，可获得专利申请的使用费；并且声明，eBay的PayPal买方信用项目和支付服务落入该专利申请的权利要求保护范围。Messrs、Likourezos、Scaturro还认为：他们2001年9月发给eBay的保密文档涉及的“改进结算技术”在2008年被eBay使用；他们2001年9月发给eBay的保密文档涉及的“信贷资金管理技术”在2008年被eBay使用；其他如自动转账技术等7项核心技术也在保密文档中披露给了eBay，但被eBay用于核心系统、产品和服务。
三、原告的诉讼请求
XPRT风险公司认为，eBay不但违反合同侵犯了Messrs、Likourezos、Scaturro提供的技术秘密，而且侵犯了6项专利：
原告提出诉讼请求如下：
1. 宣告eBay的支付方法和系统侵犯了US7483856中的一项或者多项权利要求； 2. 宣告eBay的支付方法和系统侵犯了US7567937中的一项或者多项权利要求； 3. 宣告eBay的支付方法和系统侵犯了US7627528中的一项或者多项权利要求； 4. 宣告eBay的支付方法和系统侵犯了US7610244中的一项或者多项权利要求； 5. 宣告eBay的支付方法和系统侵犯了US7599881中的一项或者多项权利要求； 6. 宣告eBay的支付方法和系统侵犯了US7512563中的一项或者多项权利要求； 7. 宣告eBay支付方法和系统有关的行为（actions）构成对全部6项专利中一项或者多项权利要求的引诱侵权； 8. 宣告eBay使用和/或披露，和/或允许、授权、导致、引诱、促成第三方使用和/或披露原告商业秘密的行为，侵占了原告保密与私有商业秘密信息； 9. 要求eBay赔偿原告38亿美元损害赔偿金； 10. 如果认定eBay存在故意、恶意侵权，则按照美国法典35 U.S.C. § 284要求eBay赔偿原告3倍的赔偿金； 11. 要求eBay赔偿原告律师费； 12. 就原告的故意和有预谋行为，给予原告惩罚性和示范性赔偿金（punitive or exemplary damages）；13. 要求eBay承担本案爆发前，判决后，原告应获得的利益，支出的开销和律师费； 14. 法院给予原告其认为正当的任何其他救济。
四、eBay遭受的重大威胁
该案中，原告是投资公司，用于筹措该案诉讼经费。这表明，专利发明人已经解决长期应战的专利诉讼资金问题。
George Likourezos等发明人获得授权的美国专利至少有7项，公开的专利申请至少有15项，未公开的专利申请（如新专利申请、CP后续专利申请、CIP部分后续专利申请、分案专利申请）可能还有更多。原告方面，今后有可能会有新的专利加入对eBay的诉讼。由于原告仅是专利风险投资公司，eBay对它没有实施任何专利反诉制衡的必要，只能被动挨打。
eBay律师隐瞒关键的现有技术，尤其隐瞒导致eBay专利申请被驳回的关键现有技术，这是eBay的一个重大瑕疵。
目前，eBay已经组织资源针对原告的专利提出复审、无效诉讼。在专利申请阶段，eBay没有检索对比文件，阻止原告专利授权，或者没有在原告起诉之前，就对相关专利提请复审。这也是eBay的一个疏忽。经验证明，内聘律师逃避职业风险，让雇主依靠外聘律师。这使eBay应对该案时缺乏系统性的规划和反制措施。从目前的情况看，eBay破除原告全部专利，或者让法院认定其技术不侵犯全部6项专利的难度较大。国外一些专家也认为，只要原告有足够的资金实力跟进诉讼程序，eBay完胜的可能性非常渺茫。
该案中，原告委托了两个律师团队：
Dominick T. Gattuso律师来自Proctor Heyman律师所，负责起诉工作。Proctor Heyman成立于2006年，有8名律师，在美国大法官诉讼、商事诉讼、超级大律师、公司法诉讼排名中名列前茅。此外，Kelley Drye & Warren律师所负责起诉后的实体和程序诉讼工作。
Kelley Drye & Warren律师所成立于1836年，有400多名律师。其中，参与该案的三名代理律师分别是：Thomas B. Kinzler擅长商业诉讼、保险法、仲裁；Steven J. Moore擅长化学、生物科技与医药专利；Delphine W. Knight Brown擅长知识产权诉讼。这两家律师所能否坚持不懈，合力打败eBay，创造全球法院判赔专利赔偿金的历史最高纪录，这值得全球专利律师们观望和期待。
如果原告打赢诉讼，本案涉及的6项专利文件可能成为历史上最赫赫有名的专利挖掘、撰写、答辩教材。（文献来源：USPTO数据库、Westlaw数据库与Findlaw数据库）
http://www.cnips.org/xwzx_list.asp?NewsID=647
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